随着中美博弈加剧,“沙特2030愿景”改革持续深化,沙特在国际上展现出越来越重要的作用,中国诸多企业纷纷出海沙特。对于出海企业,尤其是绝大多数均为中大规模体量的企业而言,商标保护尤为重要。本文旨在介绍沙特商标法律保护制度,特别指出其与我国规定存在显著区别之处,以提醒广大出海企业关注。

一、商标的要素

现阶段沙特商标保护制度主要规定于《GCC商标法》[1],《GCC商标法实施条例》则进一步细化。

(一)商标的定义和要素

《GCC商标法》对于“商标”采取了列举式和概括式的明确定义,其规定,商标是指任何具有独特形态的标识,只要其被用于或意图用于区分某一商品或服务,或对商品和服务实施控制和检验的标志;包括但不限于名称、文字、签名、字母、数字、地址、图画、标志、姓氏、印记、印章、图片、雕刻、包装等。

该规定类似于我国《商标法》第八条规定,尽管相较之下沙特对“商标”的列举和概括更为复杂,但两者的本质相同,即商标是用于区分商品或服务的标志。至于《GCC商标法》额外纳入定义的“对商品和服务实施控制和检验的标志”这一内容,我国《商标法》并未特别在商标含义中指出,但在其他条款也有类似规定[2]。

此外,《GCC商标法》特别规定声音和气味商标也属于商标要素。相较之下,我国《商标法》仅认可声音可以作为商标注册,但不认可气味商标。

Tips:由于我国不能将气味作为商标予以注册,故企业在出海沙特时往往会将其忽视。事实上,气味商标注册在一些地区如美国和欧盟有着广泛的应用,相关企业可予以关注。

(二)禁止作为商标注册的要素

《GCC商标法》明确规定了禁止作为商标注册的要素,其中部分要素与我国《商标法》的规定相同或相似,部分要素则是沙特独特规定。

与我国《商标法》规定相同或相似的禁止性要素包括:

(1)仅有通用名称、图形的;

(2)违反公共道德、公共秩序的;

(3)与沙特、阿拉伯地区、外国或国际组织的国旗、公共标识等相同或近似的;

(4)与红新月、红十字标识相同或近似的;

(5)可能导致混淆的地理名称;

(6)第三方所有的名称、姓氏、图形和标识(事先取得同意除外);

(7)可能误导公众或错误指示原产地来源的标识;

(8)在相同或类似商品或服务上与他人在先注册的商标近似的;

(9)导致该类别商品或服务价值贬损的标识;

(10)与已注册驰名商标相同或近似的。

上述要素中部分要素与我国的规定存在细微区别:涉及商标显著性判断的“通用名称、图形”相关标识,我国商标法规定经过使用获得显著性、并便于识别的,可以作为商标注册,但沙特并未作此规定。涉及“地理名称”相关标识,沙特主要从原则上进行规定(可能混淆),我国则划分得更为具体[3]。涉及“错误指示原产地来源”相关标识,我国则规定此前已善意取得注册的继续有效。

沙特独特规定的禁止性要素包括:

(1)与具有纯粹宗教性质的符号相同或近似的标识;

(2)无法证明申请人具有合法权利的荣誉学位相关标识;

(3)根据相关主管部门决议禁止与之交易的自然人或法人拥有的标识;

(4)在相同或类似商品或服务上复制、摹仿或者翻译他人已注册驰名商标的;

(5)包含“区别、具有区别、已注册、已注册设计、印刷权”等类似文字或表述的标识。

众所周知,沙特作为具有伊斯兰教信仰的国度,各方面都体现宗教属性, “具有纯粹宗教性质的符号”禁止注册是显而易见的。关于“在相同或类似商品或服务上复制、摹仿或者翻译他人已注册驰名商标”这一规定,笔者理解为其主要是为了强化对于驰名商标的保护,事实上在先注册的非知名商标也可以阻止在后相同或近似商标的注册。

Tips:考虑到沙特的强宗教属性,以及《GCC商标法》本身规定了违反公共道德和公共秩序、与具有纯粹宗教性质的符号相同或近似的标识不得注册,出海企业需要避免注册与其宗教信仰相悖的要素,例如与酒、猪肉相关的要素。

此外,沙特与我国存在部分禁止性要素的区别,建议出海企业在前期计划出海阶段(而非实际申请商标阶段)就进行排查,避免后续支付额外成本。

二、商标注册申请和审查程序

沙特知识产权局(Saudi Authority for Intellectua lP roperty, SAIP,为便于陈述,以下称“商标局”)负责沙特商标注册申请的受理和审查,其商标注册申请及审查过程与我国类似,包括申请——形式审查——实质审查——公告——异议——驳回/核准。

(一)商标注册申请

1.申请人

《GCC商标法》规定以下主体均可作为申请人:

  • 沙特或GCC成员国自然人和法人;
  • 居住在沙特或GCC成员国的外国人,且获准从事商业活动;
  • 与沙特或GCC成员国共属同一公约的外国人,或居住在该国的人;
  • 公共法人[4]。

我国与沙特均是《巴黎公约》《TRIPS协议》等国际公约的成员国,我国出海企业或个人可以向沙特当局申请注册商标。

2.申请方式

与我国不同的是,沙特不属于马德里体系成员国,即未加入《马德里协定》和《马德里议定书》,故出海企业在申请注册商标时仅能采取“单一申请”方式,即通过沙特商标代理机构向当局进行申请。

3.申请类别

《GCC商标法实施条例》规定,一次申请仅限于注册一个类别的商标,同一个类别中申请的商品或服务可以是多个,申请的类别则参照《商品和服务国际分类表》(即《尼斯分类》)。

Tips:如前所述,考虑到沙特的强宗教属性,以及《GCC商标法》规定了部分禁止性要素,《尼斯分类》中的第33类酒类商品不得注册,第32类商品必须修改为矿泉水、汽水及其他不含酒精的饮料制品。

4.申请提交信息

《GCC商标法实施条例》对申请人需要提交的信息进行了详细规定,包括拟注册商标的图片、申请人基本信息(名称、地址、国籍等)、对拟注册商标的准确描述、拟注册商标的商品或服务内容及类别、优先权基本信息(日期、优先权号及申请国,如有)、从事该行业或活动的证据。如由商标代理机构代为申请,需提供代理协议原件,并经过正式公认证程序。

此外,如果拟申请商标属于声音商标和气味商标的,需要提交对应的书面说明(声音商标还包括音符);属于集体商标和证明商标的,需要在注册申请时特别注明,并提交涉及使用人、使用要求、严格控制要求等的相关声明。

上述申请信息均应当翻译成阿拉伯文,并且如果申请注册的商标中包含外语单词的,申请人也应当提交经过公认证的阿拉伯译文,并说明如何发音。

值得注意的是,对于不同主体在同一天提起商标注册申请的情形,沙特的处理方式与我国不同。我国《商标法实施条例》对此采用“在先使用商标证据>自行协商>抽签”的方式确定申请人;而沙特则是中止相关申请,直到收到其中一方经公证的放弃声明,或是经最终判决认定支持某一方。

Tips:与我国类似,沙特商标注册申请采用的是“先申请”原则,商标局会优先考虑先申请商标的申请人。而对于同日申请的情况,沙特方也未考虑“使用在先”情形(除非经法院认定),故建议有意布局沙特市场的出海企业越早注册商标越好。

(二)商标注册申请的审查

根据《GCC商标法》和《GCC商标法实施条例》的规定,商标局将对申请进行形式审查,检查申请材料的完整性和合规性。若形式审查通过,商标局将对申请进行实质审查,在此期间,商标局可下发审查意见,要求申请人在规定期限内完善申请条件和文件,或者对申请进行必要的修改,未完善的视为放弃申请。实质审查通过的,商标局将对拟注册商标予以公告。

此外,商标局还可以依职权对拟申请商标施以必要限制和修改,即附条件通过商标审查,以防止与其他已注册商标混淆,或者是商标局认为有利的任何原因。该规定赋予了沙特商标局较大的审查权力,而我国《商标法》并未赋予。相较之下,我国《商标法实施条例》规定了部分驳回、部分保留条款以及驳回后分割申请条款,但更多是出于保留申请人选择权的考虑。

根据《GCC商标法》的规定,任何利害关系人可自公告之日起60日内提出异议,商标局应在收到异议后30日内通知申请人,申请人应在收到通知后60日内作出书面答复,未答复的视为放弃申请。

此外,考虑到商标局的实质审查环节及利害关系人可能提起的异议,申请人在申请商标前应当对是否存在相同或近似商标进行检索,尽可能降低后续时间和费用成本。

Tips:与我国相比,沙特的异议期限更短,尤其考虑到海外主体提出异议申请同样需要提供经公认证的授权委托书,因此异议申请人需将该时间考虑在内,迅速决定和提起异议。或者,出海企业在早期出海阶段就提前准备好异议申请授权文件。

(三)商标注册申请后续救济程序

根据《GCC商标法》和《GCC商标法实施条例》的规定,商标申请过程中的后续救济程序主要由申诉委员会和法院负责,申诉委员会的性质类似于我国的商标评审委员会。

如果商标局决定驳回或者中止商标注册申请(未经异议程序),申请人可在收到该通知后60日内向申诉委员会提出申诉。在申诉委员会作出决定后,申诉人(即原商标申请人)可在收到上述决定后60日内向有管辖权的法院提起上诉。该救济程序与我国商标申请后续救济程序类似。

然而,针对异议决定的后续救济,沙特规定与我国存在区别。《GCC商标法》规定,利害关系人(即异议人和商标申请人)对商标局异议决定不服的,可在收到上述决定后30日内向法院提起诉讼。对此,我国《商标法》规定,针对商标局作出的不予注册的异议决定,被异议人(即原商标申请人)可向商标评审委员会申请复审;针对商标局作出的核准注册的异议决定,异议人需向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。相较之下,沙特采取的救济方式更为简单,并且直接由法院认定。

(四)商标核准注册

经沙特商标局审查,对于符合商标注册条件的,沙特商标局将核准该商标的注册,下发商标注册证书。

商标保护期为十年,自提交申请之日起算。申请人应当在该商标有效期届满前一年时间内申请续展,续展期限为十年。此外,《GCC商标法》同样规定了六个月的宽展期,即商标到期后六个月内仍保留该商标,到期未续展的予以注销。

Tips:需要注意的是,沙特采用的是伊斯兰历法,其法律规定的十年相当于公历九年零八个月左右,出海企业需给予适当关注续展的时间。

三、商标撤销和无效宣告程序

《GCC商标法》和《GCC商标法实施条例》并未如我国一般详细规定注销、撤销和无效宣告的提起原因以及提起程序。结合现有法律规定,笔者理解沙特有关商标注销、撤销和无效宣告规定的基本情况如下。

其一,若注册商标到期未续展,商标局将依职权注销该商标。

其二,申请人可向商标局申请删除(delete)全部或部分已注册的商品或服务,但若存在备案的商标许可协议,则需获得被许可人的书面同意(包括许可时的事先同意)。

其三,商标局和任何利害关系人可在商标注册后五年内向法院请求对不当商标(unduly trademark)予以无效宣告(delete),并在收到法院生效判决后无效该商标。鉴于《GCC商标法》和《GCC商标法实施条例》未对“不当商标”进行进一步解释,笔者初步理解《GCC商标法》中规定的“禁止性要素”属于不当商标的范畴。

其四,如果某商标已连续五年未真实使用(除非商标权人证明未使用是由于其无法控制的原因),利害关系人可向有管辖权的法院请求撤销(delete)该商标。相比我国三年的时间规定,沙特相关规定显然对商标注册人的使用要求更为宽松。

如果某商标被删除、无效宣告或撤销(均为delete),则该商标在三年内不允许在相同或类似商品服务上进行注册,除非该无效或撤销系由法院作出,且法院明确允许更短的时间。相较之下,我国规定为一年时间,更鼓励商标发挥其市场价值。

四、注册商标的转让和许可

(一)注册商标的转让

《GCC商标法》规定,商标可以全部或部分转让,但同时需要转让的还有将该商标用于区分商品或服务的商业场所或开发项目(除非另有约定),转让商业场所或开发项目的,商标也需要一并转让(除非另有约定)。

值得注意的是,沙特针对商标转让采取“登记对抗”的方式,即只需要当事人同意即可转让,只不过未在商标登记簿登记的不得对抗第三人。我国采取“登记生效”的方式,即转让注册商标必须经过商标局核准、公告后才能生效。相较之下,沙特商标转让更为自由和便捷,但与此同时也可能给受让方带来一定风险。

此外,《GCC商标法实施条例》对于商标转让登记和公告的形式要求进行了规定,包括转让由受让人提出申请并支付费用,登记时需要提供原商标权人基本信息、受让人基本信息、转让日期、转让协议、对应财产的处置方式、实际经营活动证据等。

Tips:“登记对抗”和“登记生效”制度各有其优缺点,对于出海沙特企业而言,如果将来涉及在沙特地区商标受让,需进行充分调查和审核,避免陷入一标多让的纠纷中。

(二)注册商标的许可

沙特商标许可同样采取“登记对抗”的方式,对此我国也采取了相同的制度。整体而言,商标许可在全球范围内的制度都较为相似,当事人之间可自由约定许可方式、许可使用的地理区域和期限(不能超过商标有效权利期限);许可人可自行使用,或许可不同主体使用;被许可人应当保证使用该注册商标的质量。

《GCC商标法实施条例》同样对商标许可登记和公告的形式要求进行了规定,包括许可可以由任一方提出申请并支付费用,登记时需要提供许可人基本信息、被许可人基本信息、许可使用的商品和服务、许可生效和失效日期、许可的地域范围、许可协议等。

此外,《GCC商标法实施条例》还规定了商标许可注销登记的申请和救济,任何一方均可向商标局申请注销许可登记,但需提交终止或撤销许可的证据。在商标局将注销登记请求通知另一方后,另一方可在收到通知之日起30日内向法院提起诉讼。在此情况下,商标局应当中止注销程序,直至当事人达成协议或者法院作出终审判决。

五、驰名商标保护规定

沙特是《巴黎公约》《TRIPS协议》等国际公约的成员国,其按照公约规定对驰名商标予以保护。本文第一部分提及了沙特商标的禁止性要素,其中就包括禁止他人复制、摹仿或者翻译他人已注册驰名商标的,包括相同、类似商品服务类别以及不类似商品服务类别。

除上述禁止性要素中的规定以外,《GCC商标法》还就“驰名商标的注册”进行另外特别规定:针对全球驰名商标,除非原权利人申请或获得其同意,否则不允许予以注册。为此,其列举了“全球驰名商标”的考虑因素,包括商标的宣传程度、商标注册时间、已注册国家或已知名国家的数量、商标的价值以及商标宣传产生的影响。

上述规定包含驰名商标保护的两个方面,一方面是禁止他人“在相同或类似商品或服务上复制、摹仿或者翻译他人未注册驰名商标”——这一内容在上述“禁止性要素”中未作规定。另一方面则特别强调了该商标应当“全球驰名”,包括在考虑因素中强调“已注册国家或已知名国家的数量”,这一内容与我国的规定存在一定区别。根据我国《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条的规定,驰名商标的认定前提是“对于在中国境内为社会公众所熟知”,即地域性对于知名度的影响仍然存在。相比之下,《GCC商标法》则未强调该“全球驰名商标”需在沙特本国为社会公众所熟知。

鉴于沙特和我国均是《巴黎公约》成员国,沙特对于驰名商标的保护实际上与我国类似,但就该条“未注册驰名商标”的保护来看,《巴黎公约》第六条之二明确出现“在该国驰名”的规定[5],沙特似乎提供了比《巴黎公约》更高程度的保护。

Tips:鉴于海外抢注商标的情况较多,尤其是很多中国人,本身熟知国内商标,提前去沙特抢注。此种情况下,《GCC商标法》中关于“全球驰名商标”的规定或许可以作为出海企业的有效手段,通过收集全球其他地区的宣传、使用、注册和知名度情况,以无效抢注商标。

六、注册商标专用权的保护

沙特商标法律制度给予了商标权利人较为充分的保护,针对商标侵权行为规定了严格的临时措施和处罚措施,包括海关保护、法院保全措施、损失和赔偿以及刑事处罚。

(一)海关保护

根据《GCC商标法》规定,商标权人有权请求海关采取措施,禁止放行涉嫌侵权的进口商品。对此,商标权人应当承担举证责任,向海关提交足够证据,并提供适当的担保。此外,如果海关认为进口或过境商品系仿造或不适当地标注商标,可能造成公众混淆,则海关可自行决定是否采取相应措施,而无需商标权人或第三方提出申请。

如果海关决定针对涉嫌侵权商品采取措施,其应当立即通知商品进口商及商标权人(申请人),并向申请人发送商品发件人、进口商、收货商的姓名和地址,以及商品数量。申请人应当在收到通知后10个工作日内向法院提起诉讼,否则该决定将被视为自始无效。

如果能够证明商品(包括包装)是仿造、伪造或不适当地标注了商标,可能对公众造成混淆,则法院可以决定由进口商承担费用销毁这些商品。如果销毁可能对公众健康或环境造成不可接受的损害,则应当将商品通过商业渠道进行处理。

为了避免误伤,《GCC商标法》特别规定了海关保护的除外情形:装在旅客个人行李内或以小包裹寄送的少量非商业性商品,以及由商标权人或经其同意在出口国市场上提供交易的商品,不适用海关保护。

鉴于《TRIPS协定》规定了各成员国对进口货物的知识产权边境保护,要求各成员国采取边境措施制止假冒商标或盗版货物的进口,故相关成员国的海关保护较为类似。我国对于商标侵权的海关保护主要规定在《知识产权海关保护条例》中,且保护措施超出了TRIPS协定中规定的最低标准,不仅适用于进口环节,也包括出口环节。

(二)法院保全措施

根据《GCC商标法》规定,在侵权情况下,或为了避免即将发生的侵权,商标权人可以向有管辖权的法院申请获得禁令,采取适当的预防措施,包括停止侵权、阻止商品流通及进出口、查封因侵权行为产生的收入。对此,商标权人应当承担举证责任,向法院提交足够证据,并提供适当的担保。

如果法院认为不发布禁令将对原告造成不可挽回的损害,或者担心证据灭失或毁坏,法院可以根据申请人的请求直接发布禁令,而无需通知另一方当事人。法院在发布禁令后或者执行禁令后(必要时)应当立即通知另一方。此种情况下,被申请人可以在接到通知后20日内向有管辖权的法院提起上诉。

商标权人应当在法院发布禁令后20日内,或者就前款规定的上诉被驳回后20日内,就该争议提起诉讼。否则,被申请人可以申请解除禁令。

我国对于保全措施的规定主要体现在《民事诉讼法》以及知识产权有关保全的司法解释中,包括行为保全、证据保全和财产保全,涵盖了沙特的上述规定。

Tips:实践中,无论是海关保护还是保全措施在知识产权侵权诉讼中的应用都较为常见,并且常常给被申请人带来巨大经营压力。出海企业在海外经营过程中应当尤为关注,考虑到将来即可能作为申请人也可能作为被申请人的情况。作为申请人,出海企业应当在案发时结合案情适时提交申请,以尽可能保障自身权利;作为被申请人的角色考虑,出海企业应未雨绸缪,规范自身行为,避免将来被采取保全措施,影响海外经营和布局。

(三)损害赔偿

根据《GCC商标法》规定,针对商标侵权行为,权利人可以要求法院判决被告赔付其因侵权行为造成的损失(包括被告获利)。法院在认定损害赔偿时可以综合考虑以下因素:商品或服务价值、侵权对象、原告确定的商品零售价格、及其他合法标准。对于侵权行为被证明是蓄意模仿,法院可以判决侵权人给予权利人超过前述规定的适当赔偿。

我国对于商标侵权损害赔偿的计算方式规定更为细致和具体,包括权利人实际损失、侵权人获利、参照许可费倍数、法定赔偿,并且还包括惩罚性赔偿。相较之下,沙特对于损害赔偿的规定更为简单。

此外,我国《商标法》特别规定“注册商标三年不使用免于损害赔偿”的抗辩,目前《GCC商标法》和《GCC商标法实施条例》尚未涉及。

(四)刑事处罚

根据《GCC商标法》规定,符合以下情形的,行为人将被处以1个月以上3年以下的监禁和/或5000沙特里亚尔以上100万沙特里亚尔以下的处罚:

(1)歪曲或模仿注册商标,或以误导或混淆公众的方式模仿该商标,或恶意使用任何歪曲或模仿的商标;

(2)恶意将他人享有的商标用于识别其商品或服务。

符合以下情形的,行为人将被处以1个月以上1年以下的监禁和/或1000沙特里亚尔以上10万沙特里亚尔以下的处罚:

(1)故意销售、准备销售,或拥有任何包含假冒或仿冒标识的商品,非法使用上述标识提供服务;

(2)使用商标法中规定的禁止注册的未注册标识(部分禁止性要素);

(3)在商标、证件或商业文件上非法标注任何可能使人误认为已经获得商标注册的内容;

(4)故意且恶意未在商品或服务上标注其注册商标;

(5)故意持有用于模仿注册商标或驰名商标的工具或材料。

此外,如果行为人在前一罪行被判刑之日起三年内再次实施犯罪行为,其会被认定为累犯,将面临“处以上述规定最高处罚的两倍刑罚,关闭商店或终止项目,且相关判决书将在广泛发行的两份日报上公告”的处罚。

我国对于商标类犯罪主要规定在《刑法》中,包括假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品、非法制造及销售非法制造的注册商标标识罪。相较之下,我国《刑法》对于商标类犯罪的惩罚力度或许更高,包括三年以上十年以下有期徒刑;但就行为而言,沙特打击商标类犯罪的范围更广,甚至包括“故意且恶意未在商品或服务上标注其注册商标”这一非侵权行为。

Tips:鉴于沙特打击商标类犯罪的范围较广,甚至包括商标使用的管理行为,出海企业在沙特经营时更应当规范使用自身商标。

脚注

[1]GCC, Gulf Cooperation Council,海湾阿拉伯国家合作委员会,正式成员为沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼、巴林。

[2]我国《商标法》第十条第一款第(四)项规定:与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外。

[3]我国《商标法》第十条第二款规定:县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。

[4]根据沙特相关法律规定,法人可为公共或私人法人。公共法人包括国家、酋长国各级政府机构、机关、自治组织和依法设立的其他单位,通常包括国家机关、市政机关、独立行政机构、国有企业、大学与公共教育机构等。

[5]《巴黎公约》第六条之二第(一)项:“商标注册国或使用国主管机关认为一项商标在该国已成为驰名商标,已经成为有权享有本公约利益的人所有……”

原标题:兰迪研究丨沙特VS中国 商标保护有区别,出海企业需关注

(来源:兰迪律师,作者:王志鹏)

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