在商标侵权案件中,商标注册人在起诉前的证据收集过程中,常常会遇到一个问题,那就是明明被诉侵权行为频繁指向一个自然人,却因不能举证证明该自然人直接实施了商标侵权行为,无法将该自然人列为被告。又或者,商标注册人在起诉时将某个自然人列为被告,但法院最终认定该自然人未直接实施商标侵权行为或者认定自然人的行为是职务行为,无法判令该自然人承担民事责任。那么在商标侵权案件中认定自然人承担商标侵权责任的标准是什么?
一、野格啤酒案
在原告马斯特·扎格米斯特欧洲公司(以下简称马斯特公司)与被告某格食品有限公司、孙某、营某某、山东某酒业有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中,一审法院上海知识产权法院、二审法院上海市高级人民法院审理认定自然人孙某构成商标侵权,且认定其具有侵权故意,侵权情节严重,依法对该自然人孙某适用惩罚性赔偿,判令该自然人孙某与被诉侵权商品的生产商某格食品有限公司连带赔偿原告马斯特公司经济损失1000万元人民币,以及维权合理开支2万元人民币。但法院并未认定自然人营某某的行为在本案中商标侵权。
原告马斯特公司即德国野格公司,是德国知名的野格(Jägermeister)利口酒的生产商和销售商,最早始于1878年,距今已有140余年的历史。“野格”(Jägermeister)利口酒系德国第一酒精品牌,酒精度为35度(标准版),早在2019年全球销售量就高达1亿瓶。原告马斯特公司是33类第5614224号“野格”和第992806号“JÄGERMEISTER”注册商标的注册人和所有人,核定使用商品包括利口酒。2022年,北京知识产权法院认定马斯特公司“野格”商标在中国在利口酒商品上构成驰名商标。2023年,北京市高级人民法院维持北京知识产权法院的上述一审判决,确认马斯特公司“野格”商标在利口酒商品上构成驰名商标。
2020年前后,原告马斯特公司在中国发现多款野格啤酒,且多款野格啤酒的罐体及包装上使用了与原告“野格”注册商标相同或近似的 “野格”、“野YG格”、“YEGEBEER” 标识。其中,“野YG格”商标的注册人和所有人是自然人孙某。被诉侵权商品野格啤酒罐体上明确标注“委托方:某格食品有限公司”,“受委托方:山东某酒业有限公司”。
在起诉时,原告寻求将被诉侵权商品野格啤酒的委托方某格食品有限公司、受委托方山东某酒业有限公司、被诉侵权商标“野YG格”的注册人和所有人孙某,以及某格食品有限公司的法定代表人营某某均列为被告。将自然人孙某列为被告的主要考虑因素有如下几点:
首先,自然人孙某是“野YG格”商标的所有人,应认定其是被诉侵权商品野格啤酒的生产商。
其次,自然人孙某是被告某格食品有限公司的实际控制人、前法定代表人,与被告某格食品有限公司构成共同侵权。自然人孙某实际控制某格食品有限公司的业务运营,品牌运作、广告宣传。
再次,自然人孙某围绕原告“野格”注册商标直接实施了一系列的侵权行为,包括孙某与他人签订啤酒委托加工合同,委托他人生产野格啤酒,使用“野格”商标;孙某销售野格啤酒,在销售啤酒的单据上使用“野格”;授权他人销售野格啤酒并负责产品宣传和售后;在其宣传图片上发布侵权信息等。
最后,自然人孙某持续多年申请注册与原告“野格”商标相近似的商标。被告孙某为了实施商标侵权和不正当竞争,恶意申请注册了170多件商标,其中30多个商标均是复制、摹仿或翻译原告马斯特公司“野格”和“JÄGERMEISTER”商标,如“野格守猎者”、“野格狩猎者”、“野格大白熊”、“野格布朗”、“臻野格”等。国家知识产权局多次认定“孙某有复制、摹仿他人商标的故意,该行为不仅扰乱了正常的商标注册秩序,而且违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神”,决定对孙某申请的商标不予注册。在原告马斯特公司多次提交异议申请且国家知识产权局对孙某申请商标决定不予注册的情况下,孙某应知或明知在啤酒上不能使用与原告“野格”相同或近似的商标,却仍故意使用,侵权恶意明显。
将被告某格食品有限公司的法定代表人营某某同时列为被告的考虑因素是:被告某格食品有限公司成立时其法定代表人是孙某,后变更为营某某。营某某明知被告某格食品有限公司与孙某实施商标侵权行为,仍与孙某恶意串通,接替孙某担任某格食品有限公司的法定代表人,帮助被告某格食品有限公司和孙某实施商标侵权行为。自然人营某某与被告某格食品有限公司构成共同侵权。
经审理,一审、二审法院支持了原告诉请,并认定自然人孙某构成商标侵权。上海知识产权法院认定,“被告孙某作为被告某格食品有限公司的前法定代表人,长期从事酒类商品经营活动,于2019年明知原告马斯特公司在先野格知名商标的情况下,受让取得‘野YG格’商标,并授权某格食品有限公司使用,同时大量申请注册与原告马斯特公司的野格商标相同或近似的商标,还以个人名义授权案外人德国野格圣鹿集团有限公司等为‘野YG格’品牌啤酒、饮料等系列产品的全国销售代理商并负责产品宣传和售后,其还在个人快手账号上宣传推广野格啤酒、饮料。由此可见,被告孙某围绕野格商标实施的一系列行为,已经超出了某格食品有限公司员工的职务行为范畴,应当认定其实际参与了商标侵权行为,与被告某格食品有限公司构成共同侵权”。
上海市高级人民法院对一审法院的上述认定予以确认,在关于自然人孙某的赔偿数额部分,进一步认定 “孙某在明知原告马斯特公司第5614224号‘野格’商标知名度和影响力的情况下,恶意受让近似商标,与某格食品有限公司签订并履行许可合同,其授权行为与某格食品有限公司的生产销售行为相结合,就商标侵权行为存在共同意思联络。故孙某与某格食品有限公司构成共同侵权,应当对马斯特公司因此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。”
总之,一审、二审法院均认定自然人孙某具体实施了商标侵权行为且不属于公司的职务行为,自然人孙某与其他法人被告构成共同侵权。
但是,一审、二审法院均未认定自然人营某某构成商标侵权。上海知识产权法院认为,被告某格食品有限公司是有限责任公司(自然人投资或控股),自然人营某某并非该公司唯一股东,且目前已非某格食品有限公司的法定代表人,本案证据不足以证明自然人营某某作为个人实际参与了本案的被诉商标侵权行为。故对于原告针对自然人营某某的相关诉讼主张不予支持。上海市高级人民法院对此予以确认。
最终,上海知识产权法院判决被告某格食品有限公司、孙某于判决生效之日起立即停止侵害原告马斯特公司享有的第5614224号“野格”和第992806号“JÄGERMEISTER”注册商标专用权;被告某格食品有限公司、孙某、山东某酒业有限公司在《中国知识产权报》《新民晚报》刊登声明,消除影响;被告某格食品有限公司、孙某、山东某酒业有限公司共同赔偿原告马斯特公司经济损失人民币1000万元;被告某格食品有限公司、孙某、山东某酒业有限公司赔偿原告马斯特公司合理费用人民币2万元。
上海市高级人民法院基本上维持一审判决关于侵权事实的认定,判决被告某格食品有限公司、孙某应于判决生效之日起十日内赔偿原告马斯特公司经济损失人民币1000万元,被告山东某酒业有限公司在人民币300万元范围内对前述赔偿金额承担连带责任;被告某格食品有限公司、孙某应于判决生效之日起十日内赔偿原告马斯特公司合理费用人民币2万元,被告山东某酒业有限公司在人民币6000元范围内对前述赔偿金额承担连带责任。
二、类案比较
在另一较早的野格利口酒案件中,北京知识产权法院和北京市高级人民法院均认定自然人唱某构成共同侵权。在该案中,唱某胜系被诉侵权商标“野格哈古雷斯”的注册人和所有人,且通过签订《商标使用许可合同》,授权许可他人在被诉侵权商品上使用该商标。可见,即使自然人自己在被诉侵权商品上并未使用其商标,未实际参与被诉侵权商品的生产销售行为,但授权他人在被诉侵权商品上使用其商标,该自然人也与其他法人构成共同商标侵权。
在(2021)浙07民初301号、(2021)浙07民初302号、(2021)浙07民初303号、(2021)浙07民初304号系列案件中,原告主张被告公司的唯一自然人股东同时承担商标侵权责任,均获得了法院的支持。上述四案的四个自然人被告均被法院判令与被告公司法人连带赔偿原告经济损失及合理费用。
三、总结
综上,在商标侵权案件中,关于自然人何时构成侵权、何时可被列为共同被告,主要存在以下四种情形:
自然人自行使用被诉侵权商标。自然人自己在被诉侵权商品上使用其商标,且实际参与了被诉商标侵权行为,则应当直接认定该自然人为侵权人,并依法判令其承担相应的民事责任。
自然人授权他人使用被诉侵权商标。自然人虽未在被诉侵权商品上自行使用其商标,但授权他人在被诉侵权商品上予以使用的,可以认定该自然人与实际使用方构成共同商标侵权,并判令该自然人承担相应的连带民事责任。
自然人为被告公司的唯一股东。若自然人是被告公司的唯一股东,鉴于其与公司之间存在高度关联性,司法实践中可将该自然人列为共同被告,以利于查明案件事实和后续责任认定。
自然人非被告公司的唯一股东,且缺乏个人参与的充分证据。若自然人并非被告公司的唯一股东,且在案证据不足以证明其以个人身份实际参与了被诉商标侵权行为,则即便该自然人被列为被告,法院亦难以认定其构成商标侵权,相关侵权责任通常仅由公司法人承担。
参考案例:
1、 上海知识产权法院(2022)沪73民初2694号民事判决书;
2、 上海市高级人民法院(2024)沪民终637号民事判决书;
3、 北京知识产权法院(2021)京73民初468号民事判决书;
4、 北京市高级人民法院(2023)京民终246号民事判决书;
5、 金华市中级人民法院(2021)浙07民初301号民事判决书;
6、 金华市中级人民法院(2021)浙07民初302号民事判决书;
7、 金华市中级人民法院(2021)浙07民初303号民事判决书;
8、 金华市中级人民法院(2021)浙07民初304号民事判决书;
9、 浙江省高级人民法院(2022)浙民终1154号民事判决书;
10、 浙江省高级人民法院(2022)浙民终1155号民事判决书。
作者:中国贸促会专利商标事务所 褚福海
