近年来,随着中国企业持续拓展海外市场,美国知识产权争议日益增多。实践中,企业常常面临竞争对手通过停止侵权通知函(Cease and Desist Letter)、DMCA通知、销售平台知识产权投诉,甚至申请法院禁令等方式主张权利,导致产品销售受阻、商业合作受影响,甚至正常经营受到持续冲击。
面对上述情形,许多企业往往将重心放在销售平台申诉,或选择等待对方进一步采取正式法律行动。然而,在美国诉讼实践中,还存在一种国内企业相对陌生、但具有重要战略价值的程序工具,即确认之诉(Declaratory Judgment Action)。在符合受理条件的情况下,企业可以主动向美国联邦法院提起确认之诉,请求法院确认相关产品或行为不构成侵权,将争议主动纳入司法程序,从而掌握争议解决的主动权。
近期,笔者团队代理的一起案件,正是通过主动提起确认之诉,帮助客户扭转被动局面,并最终推动双方达成覆盖现有及未来产品线的整体商业解决方案。本文先介绍美国确认之诉的制度特点与实务策略,再结合该案作具体分享。
一、确认之诉的价值:不止于“提前起诉”
不少企业认为,确认之诉只是将原本可能由权利人提起的侵权诉讼提前了一步。实际上,其真正改变的并非起诉时间,而是争议解决的主动权和诉讼节奏。
美国确认之诉源于《宣告式判决法》(Declaratory Judgment Act, 28 U.S.C. § 2201)。法院关注的核心并非权利人是否已经催告,而是双方之间是否已形成现实、具体的法律争议(Actual Controversy)。因此,该程序并不要求企业必须先行发函催告,也无需等待对方正式提起侵权诉讼。
实践中,只要权利人的行为已对企业经营产生现实影响,例如持续发送侵权警告、反复发起知识产权投诉、依据法院禁令向企业或其商业合作伙伴施压,或明确表示将采取进一步法律行动,通常即可构成提起确认之诉的依据。
更重要的是,该程序并不止于确认法律关系。符合条件时,原告通常还可以一并提出因错误投诉、虚假DMCA通知、商业干扰(Tortious Interference)等造成损失的赔偿请求,实现法律关系确认与损害救济的一并解决。
二、立案前的策略设计
主动提起确认之诉是一项进攻型诉讼策略,但并非“先发制人”的通用方案。其成功关键在于对实体风险和诉讼收益的精准判断。对于不侵权依据充分、能够掌握事实和法律主动权的案件,确认之诉可以帮助企业摆脱被动应诉局面;而对于侵权可能性较高的案件,则应谨慎评估。
程序上,应结合案件事实合理选择法院。不同联邦法院在案件管理效率、知识产权审判经验及司法实践方面存在差异,法院选择往往直接影响案件节奏与整体策略。
其次,应提前夯实管辖基础。美国法院对个人管辖权(Personal Jurisdiction)及审判地(Venue)审查严格,通常需围绕被告在美国的经营活动、商业联系等提前开展调查,为法院行使管辖权提供充分依据。
此外,确认之诉本身不能索求赔偿。可视案情在确认请求之外,一并提出因错误投诉、虚假陈述、商业干扰等产生的独立赔偿请求,以提升整体解决效果及谈判筹码。
三、诉讼阶段:以压促谈
确认之诉的目的在于通过司法程序消除知识产权争议的不确定性,但提起诉讼并不意味着对方会立即让步。实践中,企业需要通过高效、有节奏的诉讼推进,不断强化自身优势,为后续谈判创造有利条件。
如果企业已经因对方投诉面临平台下架、销售受限等商业影响,可根据案件情况考虑申请临时禁令(Preliminary Injunction),争取通过法院裁定快速恢复市场活动。然而,临时禁令适用标准严格,申请成本较高,通常需要证明较强的不侵权基础及胜诉可能。因此,只有在案件事实清晰、法律依据充分的情况下,才具有申请价值。
诉讼启动后,应采取积极推进策略,加快证据收集、技术分析和法律研究,尽早启动证据开示(Discovery),深入掌握对方权利基础、侵权主张及相关证据。案件准备越充分、事实和法律基础越扎实,企业在后续谈判中越能够掌握主动权。
四、案例分享:中国服装企业赴美主动提起确认不侵权之诉
在前述案件中,笔者团队代表一家中国原创服装企业,主动向美国联邦法院提起非侵权确认之诉,历时约一年半,全程负责案件策略制定、诉讼推进及三轮调解谈判,最终促使英国竞争对手接受客户提出的核心和解条件。本案不仅帮助客户恢复核心产品销售,更建立了覆盖后续产品线的长期商业保护机制,有效挫败了对方借平台投诉与美国司法程序将中国企业挤出美国市场的意图。
(一)案件背景:竞争对手借平台投诉实施市场排除
客户是一家中国原创卡通充气服装企业,多年深耕美国市场,在亚马逊等跨境电商平台拥有较高份额。其英国竞争对手长期利用美国知识产权诉讼及临时限制令(Temporary Restraining Order,TRO)程序,结合平台知识产权投诉机制,对市场竞争者快速打击、迫使产品下架,形成了成熟的竞争打法。万圣节销售旺季前夕,对方针对客户发起平台投诉,导致客户核心产品被下架,美国市场销售受到严重影响。
(二)主动起诉:以确认之诉扭转主动权
面对平台投诉,客户最初希望通过协商恢复销售,但多轮沟通未取得实质进展。笔者团队介入后判断,若继续围绕平台投诉被动应对,将始终受制于对方预设的维权节奏。基于对美国诉讼程序、平台规则及客户商业目标的综合研判,团队提出以非侵权确认之诉为核心的整体方案,建议客户主动向美国联邦法院起诉,请求确认涉案产品不构成侵权。
这一策略成为案件的关键转折点。客户由被动应对方转为主动起诉方,争议也由平台投诉升级为联邦法院诉讼,打乱了对方长期依赖平台投诉与“TRO快速打击”的竞争策略。随后,团队成功将诉讼战场由对方熟悉的宾夕法尼亚州转移至加利福尼亚州中区联邦法院,显著提高其应诉成本;并通过产品购买、物流追踪、仓储调查等跨境取证手段,锁定对方在美经营及仓储信息,为法院建立管辖权提供有力支撑。
(三)历时一年半推进诉讼,以诉促谈
主动起诉后,团队历时约一年半持续推进诉讼,完成起诉(Pleadings)、证据开示(Discovery)、动议程序(Motion Practice)、调解(Mediation)及和解谈判(Settlement Negotiation)等全流程。围绕实体问题,团队系统梳理客户原创设计证据、供应链资料及研发记录,结合美国判例建立了完整的不侵权抗辩体系;同时代表客户提出反向索赔,不断抬高对方继续诉讼的法律风险与商业成本。随着诉讼推进,对方立场逐渐松动,最终进入实质性和解谈判。
(四)主导三轮调解,迫使对方接受核心条件
案件进入调解后,团队全程代表客户参加三轮调解并主导全部商业谈判,同时持续推进诉讼施压,最终促使对方接受客户提出的全部核心和解条件。和解不仅确认涉案产品不侵权、恢复客户产品在美正常销售,更进一步覆盖客户后续产品线,对竞争对手日后再以平台投诉或类似“TRO快速打击”针对客户形成实质约束,实现了由解决单一产品争议向建立长期商业保护机制的升级。
结语
随着中国企业持续拓展海外市场,美国知识产权争议已越来越多地涉及销售平台治理规则、联邦诉讼程序以及商业竞争策略的综合运用。对于具备充分事实和法律基础的案件,美国确认之诉不仅是一项程序工具,更是一项重要的诉讼策略。其价值不在于抢先起诉,而在于通过主动运用美国联邦诉讼程序,将原本被动应对的商业争议转化为主动主导的司法程序,为后续诉讼、商业谈判乃至整体商业布局创造更加有利的条件。对于具备充分事实基础和法律依据的案件,确认之诉往往不仅是一项程序选择,更是一项兼顾法律目标与商业目标的重要诉讼策略。
来源:金杜研究,https://www.kwm.com/cn/zh/home.html
作者:
- 姚潇怡,金杜律师事务所、国际合伙人、知识产权部;业务领域:医药、医疗器械等技术领域的知识产权保护与争议解决,以及中美跨境知识产权法律服务;邮箱:sherry.yao@cn.kingandwood.com
- 甘露,金杜律师事务所律师、知识产权部
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