本案中,宝马以“BYD M6”侵犯其“M6”注册商标为由,在印尼起诉比亚迪印尼公司。被告未提起实体抗辩,先发制人提出当事人缺失及诉讼时机不成熟两项程序抗辩。法院采纳该抗辩,裁定驳回起诉,未对是否构成侵权作出认定。本案凸显在跨国商标纠纷中,程序策略运用得当可以发挥关键作用。

案例关键词:印度尼西亚、商标侵权民事纠纷、主体适格、程序性问题、实体侵权判断

一、基本情况

(一)涉案商标

标识:

 

注册号:IDM000578653

申请日:2015年8月20日

注册日:2017年5月3日

类别:12

核定商品:机动车辆及其结构部件

注册人:宝马股份公司(Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft)

司法辖区:印度尼西亚

案件类型:民事诉讼

产业领域:新一代信息技术

(二)涉案当事人信息

原告:Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft(宝马股份公司,以下简称“宝马公司”)

被告:PT BYD Motor Indonesia(比亚迪汽车印尼公司,以下简称比亚迪印尼公司)

审理机关:雅加达中央商事法院

(三)基本案情

2024年7月,比亚迪在印尼发布首款纯电MPV“BYD M6”。 2024年8月,宝马公司向比亚迪印尼公司的多家经销商发送警告函(Somasi),告知其使用“BYD M6”侵犯宝马“M6”商标权。

2025年2月26日,宝马公司向印尼雅加达中央商事法院提起诉讼,指控比亚迪汽车印尼公司在其于印尼市场宣传销售电动MPV车型时使用“BYD M6”名称,侵犯了其享有的“M6”注册商标专用权。

原告宝马公司主张其系德国知名豪华汽车制造商,成立于1916年,在汽车行业享有盛誉。其旗下车型以卓越性能著称,其中“M”系列是其高性能旗舰车型的代表。作为该系列的代表作,其M6车型完美融合了奢华质感与非凡动力,是原告旗下最具吸引力的车型之一。自1983年首次推出运动轿车以来,原告便独家拥有“M6”标识,原告与“M6”标识形成稳定对应关系,并于2017年在印尼正式注册了“M6”商标(注册号IDM000578653),核定使用于第12类“机动车辆及其结构部件”商品上。

(四)适用法律规则

在本案中,法院主要适用了《荷属东印度民事诉讼法规》(Herzien Inlandsch Reglement, HIR)和印度尼西亚《商标与地理标志法》(2016年第20号)相关规定,并援引了最高法院有关当事人缺失案件不予受理、被诉侵权商标尚在申请审查程序中则民事侵权案件不予受理的相关案例。

《荷属东印度民事诉讼法规》(HIR)第136条规定了“被告提出的抗辩(除管辖权异议外),不得单独提出与审议,而必须与案件实体问题一并审理和裁决”。该条是关于案件程序抗辩和实体争议问题同步审理一并裁决的规定。在本案中,被告作出了程序性和实体抗辩,法院进行了一并审理和裁决。

印尼《商标与地理标志法》第83条规定了对商标侵权的救济。该条规定:(1)注册商标所有人及/或注册商标被许可人,有权对未经授权在同类商品和/或服务上使用与其注册商标构成近似或相同标识的第三方提起以下诉讼:a.损害赔偿诉讼;及/或b.停止一切与该商标使用相关行为的禁令诉讼。(2)第(1)款所述诉讼,经司法裁定认定为驰名商标的权利人亦有权提起。(3)第(1)款规定的诉讼应由商事法院专属管辖。本案原告主要基于该条规定提起诉讼。

(五)原告主张

宝马公司主张,印尼比亚迪公司作为进口和分销商,在未经授权的情况下于商业活动中使用“BYD M6”标识,与宝马注册商标“M6”构成实质相同。“BYD M6”在低成本细分市场的关联性削弱了原告“M6”品牌价值与专属性,可能导致消费者对“M6”品牌实际关联的品质和声誉产生混淆。此类品牌身份的削弱将对原告产品的市场地位及消费者信任造成负面影响,构成商标侵权。

据此,宝马公司请求法院确认其享有权利、判定商标侵权成立,并责令比亚迪印尼公司停止使用相关商标、移交侵权产品、宣告本案判决即便存在抗辩或上诉或再审也可先行执行以及判令被告承担诉讼费用。

(六)被告主张

在程序层面,比亚迪印尼公司主要主张缺乏共同诉讼人(Plurium litis consortium)和诉讼时机不成熟。首先,比亚迪印尼公司主张其仅仅是代理商,并非“BYD M6”商标的所有者或产品规格和名称的决定者,真正的权利主体是中国的生产销售商比亚迪股份有限公司。因此,原告宝马起诉对象错误,本案存在“当事人缺失”的程序瑕疵,应驳回起诉。

其次,比亚迪印尼公司指出,“BYD M6”商标已在印尼提交注册申请(申请号DID2024122107),该商标正处于实质审查阶段。如果本案原告诉请获准而“BYD M6”也获准注册,或者相反,将导致法律适用不一致法律确定性缺失。根据在先类似判例,宝马公司在行政程序未完结前直接提起侵权诉讼,属于“不成熟之诉”,应等待行政裁决结果,以避免司法与行政决定冲突。

在实体层面,比亚迪印尼公司也否认侵权。被告比亚迪印尼公司辩称,“BYD M6”是一个与“BYD”品牌紧密结合的完整标识,其中“BYD”已属于知名商标(well-known mark),与宝马公司独立的“M6”商标在整体构成和视觉上存在显著区别,不会导致消费者混淆。

“BYD M6”商标是比亚迪公司独立设计并未模仿第三方,其中“6”在中国是吉祥数字,比亚迪公司早在2011年就在中国在第12类商品上注册了“BYD M6”商标。“BYD M6”车型自2024年进入印尼市场,已成为印尼最畅销的车型之一。宝马M6车型已于2019年停产,其商标的市场影响力已减弱,而比亚迪品牌凭借其市场地位和产品类型(MPV与宝马M6的运动轿车定位不同),不存在搭便车或损害宝马商标声誉的意图。

此外,比亚迪印尼公司还主张比亚迪“BYD M6”汽车对印尼汽车产业产生积极影响,针对其贸易禁令将对印尼经济发展产生负面影响。

二、案件程序

(一)争议焦点

本案的主要争议点在于:宝马指控“BYD M6”侵犯其“M6”注册商标权,但法院最终聚焦于被告主体是否适格及在被控商标尚处注册审查阶段下侵权诉讼是否为时过早的程序性问题,而未进入实体侵权判断。

(二) 法院观点

法院主要基于以下两点程序性理由作出了裁决,并未对商标是否构成侵权这一实体问题进行深入审理。

1.当事人缺失

本案判决中,针对被告的程序抗辩,法院援引了多个最高院在先判决作为支持被告抗辩的裁判理由。关于当事人缺失问题,法院援引了以下判决:印度尼西亚最高法院1983年9月18日第1125 K/Pdt1984号判决,认定第三方向被告提供权利来源时应被列为共同被告;印度尼西亚最高法院判例第78 K/Sip/1972号(1975年11月11日),“当事人缺失、诉状不完整或程序瑕疵的诉讼,应宣告不予受理;印度尼西亚最高法院判例第546 K/Pdt1984号(1985年8月13日)判决,“诉讼必须将所有相关人员列为被告”;印度尼西亚最高法院第200 K/Pdt1988号(1990年8月31日),“鉴于本案存在诉讼当事人缺失的情形,合议庭应该宣告该民事诉讼不予受理”。

法院认为,生产涉案产品并注册和使用“BYD M6”商标的是比亚迪股份有限公司,而非本案被告(比亚迪印尼公司)。根据法律规定和最高院在先判例,原告未能将真正的权利和行为主体列为被告,必要共同诉讼被告不齐,构成程序瑕疵。

2.诉讼时机不成熟

关于诉讼时机不成熟问题,法院援引了印尼最高法院2015年9月22日第491.K/Pdt.sus HKI/2015号判决,“由于商标上诉委员会的裁决尚未作出,故仍存在悬而未决的判决,因此原告的诉讼请求为时过早,鉴于原告的诉讼请求不应被受理,故被告商标撤销诉讼尚不适宜提起,须待商标上诉委员会裁决作出后方可进行,以避免裁决相互抵触”。

法院认为,在“BYD M6”商标注册申请尚未由印尼知识产权局作出最终行政裁决前,直接通过诉讼解决商标权属和侵权问题为时过早,可能造成法律裁决的冲突。

(三)法院裁决

基于以上两点关键程序理由,法院并未对双方商标是否构成实质相似等实体问题进行审理,便直接作出裁决:宣告驳回原告宝马公司的诉讼请求(不予受理),并判令宝马公司承担本案的诉讼费用1,070,000印尼盾(壹佰零柒万印尼盾)。

三、经验启示

本案作为新能源汽车领域在印度尼西亚市场发生的商标争议,其典型意义在于凸显了程序性抗辩策略在跨国知识产权纠纷中的关键作用。法院最终基于程序问题作出裁决驳回原告起诉,并未对双方商标是否构成实体侵权进行审理,这为跨国公司处理类似海外知识产权争议提供了重要参考。

本案的重要特点在于其“程序性胜利”。虽然双方就商标相似性、混淆可能性及品牌声誉影响等实体问题展开了激烈讨论,但法院的判决主要围绕程序性问题展开,并未对上述实质争议作出司法认定。比亚迪印尼公司通过精准且有效的程序性抗辩,成功阻击了诉讼。

本案也同时体现了跨国诉讼中被告主体选择的复杂性。原告面临着是起诉当地子公司(可能便于执行)还是境外母公司(责任源头)的抉择,在本案中宝马公司仅起诉印尼子公司,而被告方成功抗辩必要被告缺失,这也体现了跨国诉讼中选择适格被告的难题。

此外,本案也体现了行政程序与司法程序的交叉与冲突。被告方以被控侵权商标仍在注册申请审查过程中为由进行抗辩,主张司法程序应等待行政审查结果。法院支持了这一程序抗辩,体现了在特定司法管辖区遵循“先行政后司法”原则的重要特点,这一特点与国内目前类似案件的司法实践也存在不同。

(原标题:【海声开悟】印度尼西亚商标侵权之主体适格与程序抗辩的案例实践)

来源:北京知识产权公共服务