近年来,国家知识产权局对于实用新型的审查日趋严格。在机电领域,随着智能化技术的发展,创新形态不再单纯地基于机械结构的改进,而是更多地向机械部件与逻辑控制相结合的方向发生转变。部分申请人考虑到案件的创新高度和授权难度,倾向于选择申请实用新型专利。而对于结合了控制器、处理器等器件进行自动化控制内容的实用新型申请,越来越多地收到不属于实用新型保护客体的审查意见,容易导致申请驳回。
在审查意见的答复过程中,申请人通常也难以通过常规的删除、合并等修改方式克服客体问题。若删除审查员认为涉及计算机程序改进的部分,会导致权利要求超范围。若主张涉及的计算机程序为现有技术,往往难以找到与本方案完整执行逻辑完全对应的现有技术证据,审查员可能会以无法从现有技术中直接、唯一得出该内容为由不接受争辩。若确认涉及的计算机程序为现有技术,可能继而引发对创造性的质疑。由此可见,一旦在审查过程中被指出客体问题,将面临较大的应对难度。
本文基于一个历经无效宣告、一审直至最高人民法院二审的典型判例,解读涉及计算机程序的实用新型专利在客体判断上的审查与司法裁判动向,并为申请人提供在新形势下规避此类风险的申请策略。
一、相关法律规定
专利法第二条第三款规定,实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
国家知识产权局于2023年11月3日发布了《关于实用新型专利保护客体判断的指引》(后续简称《指引》),基于审查指南的内容,提供了实用新型专利保护客体的判断的相关规定和示例。《指引》中规定,对于实用新型保护的产品,应当是经过产业方法制造的,有确定形状、构造且占据一定空间的实体,一切方法不属于实用新型专利保护的客体。
《指引》中涉及计算机程序的客体判断的内容如下:对于既包含了硬件的改进,又包含了计算机程序的产品权利要求,如果对现有技术的改进在于硬件部分,且所涉及的计算机程序为已知的,可以认为属于实用新型专利保护的客体;如果权利要求中既包含了对硬件部分的改进,又包含了对计算机程序本身的改进,不属于实用新型专利保护的客体。
具体地,如权利要求请求保护一种人脸识别智能门锁,为了解决传统机械门锁如果忘带钥匙则无法开门的问题,采用了人脸匹配自动开锁的技术手段,其中包含了硬件结构的改进,也包含了处理器模块中运行的实现人脸识别的计算机程序。如果该人脸识别程序为已知的,权利要求不涉及对该程序本身做出的改进,该权利要求可以认为属于实用新型专利保护的客体。
二、案例介绍
下面通过一个案例了解近年来实用新型客体问题的审查趋势变化,以及法律实践中如何对计算机程序改进进行判断和界定。涉案专利(一种基于计算机视觉技术的智能称重装置,CN212675641U)于2021年授权,无效请求人于2022年提出无效,认为涉案专利不属于实用新型保护客体,国知局认定无效理由不成立,维持专利有效。原告不服无效决定,于2023年向北京知识产权法院提起诉讼,一审驳回了原告诉讼请求。原告不服一审判决,于2024年向最高院提起上诉,二审判决认为涉案专利不属于实用新型专利保护的客体。最终国知局在2025年再次发出无效宣告决定,宣告涉案专利无效。
涉案专利的独权内容如下:
“一种基于计算机视觉技术的智能称重装置,其特征在于,包括:
称重平台,被配置为放置要识别和称重的商品,感知重量和重量的变化,并获得所述商品的商品重量信息;
视觉传感器,被配置为采集所述称重平台上放置的商品的视觉信息;识别器,被配置为响基于所述视觉信息、所述重量信息和识别模型,进行商品识别,且终止商品识别以获得商品识别结果;
识别反馈器,被配置为结合所述商品识别结果与商品信息,展示候选商品信息,并接收用户反馈,将所述用户反馈确认后的商品信息传输到价签打印机或者收银POS系统,并反馈到建模平台,其中所述价签打印机被配置为基于所述用户反馈来打印商品称重条码,所述收银POS系统被配置为根据所述用户反馈来生成商品的收银信息;
建模平台,被配置为基于采集的视觉信息、重量信息和使用中的用户反馈的数据训练识别模型。”
(1)无效过程
2022年无效请求人以“涉案专利的发明目的仅凭对称重平台、视觉传感器、识别器、识别反馈器、建模平台硬件结构的改进是无法实现的,必须依靠特定计算机程序才能实现,该特定计算机程序并非现有已知的”为理由,提出权利要求不属于实用新型专利保护客体的无效请求。
专利权人争辩称权利要求中限定的为硬件结构特征,并主张建模平台是通过传统方法训练识别模型,即使硬件设备中使用了某些计算机程序,也只是实现了硬件电路的基本电路功能采用的传统计算机程序。专利权人还指出专利的发明点在于在普通称重平台中添加了相关硬件连接,建立了从用户操作到建模平台的反馈通道,专利通过将识别反馈器与建模平台连接使得用户反馈确认后的商品信息,也即是通过一个结果标签被反馈到建模平台的结构特征来实现,并非必须依靠改进的特定计算机程序来实现。
对此,合议组认同专利权人的观点,认为权利要求1通过智能称重装置所包含的硬件结构及其相互之间的关系,实现了快速结算的技术效果,相关硬件中即便涉及计算机程序,也采用的已知计算机程序进行相应的数据处理,同时建模平台所采用的训练识别方法属于现有训练方法,将用户反馈提供给建模平台是构建在二者具有数据传输的连接关系上而实现的,而建模平台基于用户反馈的数据训练识别模型,仅是为建模平台提供了一个结果参数,因此权利要求1并不包含请求人所认为的对方法步骤的改进。
由此可见,在2022年涉案专利的无效审理阶段中,对客体问题的判定及答辩较为宽松,合议组将智能称重装置的识别器、识别反馈器、建模平台等认定为硬件结构及相互关系,而将用户反馈与建模平台之间的交互认定为数据传输的过程,而并未将其视为计算机程序,且合议组及专利权人对现有的计算机程序或训练方法的认定均未提供相关的证据证明。
(2)一审过程
请求人不服无效决定,在2023年继续以不符合实用新型保护客体为由上诉,主张涉案专利中对“识别器”“识别反馈器”和“建模平台”的计算机程序进行限定的技术特征,是对方法的改进。
专利权人陈述,“识别器”“识别反馈器”和“建模平台”都是具有确定形状和构造的物理实体,采用的是现有技术的计算机程序。专利权人还认为称重平台、视觉传感器、识别器、识别反馈器和建模平台之间是一种硬件间的连接关系,用户反馈数据与建模平台的交互利用的也是现有计算机程序。
对此,北京知识产权法院审理认为权利要求1记载的各个特征具备识别商品以及将用户反馈信息反馈到建模平台的功能的硬件基础,而硬件中涉及的程序属于现有技术中已知的计算机程序。相对于现有的称重秤,其改进点在于称重装置中硬件的组成及各硬件相互之间的连接关系,而不是计算机程序上的改进,权利要求1所保护的技术方案是对称重秤(产品)的构造提出的改进,该技术方案的实施及技术效果的取得不依赖于计算机程序上的改进。
北京知识产权法院还认为识别反馈器可以是智能显示屏或人机交互器等硬件设备,且这些硬件中所涉及的程序都是已知的数据处理程序,与现有技术的不同在于各硬件之间的连接关系带来的数据传输关系变化,涉案专利权利要求1的改进点在于实体连接关系,而不是计算机程序。
由此可见,在2023年的一审判决中,北京知识产权法院将“识别器”“识别反馈器”和“建模平台”之间的信息交互定性为硬件之间的实体连接关系带来的数据传输,用户反馈的数据反馈至建模平台虽然并非现有技术,但北京知识产权法院将其认定为基于识别反馈器和建模平台之间建立的实体连接关系来实现的,而不是程序的改进。
(3)二审过程
2024年原告继续上诉至最高院,认为涉案专利的发明目的有两个:一是利用视觉信息、重量信息通过识别程序进行商品识别,获得识别结果;二是增加用户反馈数据训练识别模型,实现识别模型的持续迭代优化。原告认为两个目的均通过对计算机程序的改进实现,但涉案专利权利要求1仅限定了称重平台、视觉传感器、识别器、识别反馈器、收银系统和建模平台的信息传递和处理关系,是典型的方法权利要求,并非如一审判决所称为限定了智能称重装置包括称重平台、视觉传感器、识别器、识别反馈器、收银系统和建模平台这些硬件以及各硬件之间的连接关系。
专利权人主张“识别器”“识别反馈器”“建模平台”是用已知的识别方法、识别反馈方法和建模方法限定的,本专利与现有技术相比的改进点在于,通过将识别反馈器与建模平台相连接,使得用户反馈能够从识别反馈器发送到建模平台。
对此,最高院认为涉案专利权利要求1实质限定的是数据的发送和接收关系,这些图像、文本数据信息的传输需要通过特定的计算机程序才能实现,并非仅通过识别反馈器与建模平台等硬件组成部分之间的连接关系就能实现。权利要求1的限定本质均是对计算机程序本身的限定,识别反馈器与建模平台之间所谓的连接关系实质是将识别反馈器接收到的信息传输到建模平台,而该信息传输需要通过计算机程序来实现,并非对称重秤(产品)的构造的改进。
最高院进一步指出,判断权利要求所要求保护的技术方案是否属于实用新型专利保护的客体时,应将该方案作为一个整体,在分析其所采用的技术手段、解决的技术问题、产生的技术效果的基础上综合判断。
根据涉案专利说明书记载,该专利中无论是识别反馈器接收用户反馈、反馈到建模平台,还是建模平台根据用户反馈确认的数据训练模型,实质限定的均是数据的发送和接收关系,而这些图像、文本数据信息的传输,需要通过特定的计算机程序,并非仅通过识别反馈器与建模平台等硬件组成部分之间的连接关系即可实现,该限定本质均是对计算机程序模块本身的限定。该专利本质是结合称重信息和视觉信息以及用户反馈确认后的商品信息作为建模平台的数据,通过机器学习来建立和优化模型,以提供一种智能称重装置来提高称重结算效率,即主要是通过对计算机程序本身的限定实现其发明目的。
最高院认为没有任何证据显示结合称重信息和视觉信息以及用户反馈确认后的商品信息作为建模平台的数据,通过机器学习来建立和优化模型的内容为已知的计算机程序。因此,涉案专利所涉及的计算机程序并非为已知,或者涉案专利权利要求1的方案实际上涉及对软件的改进。
基于最高人民法院2024年这一判决可以明确,图像、文本数据信息的传输等数据交互并非是通过硬件之间的实体连接关系即能实现的,而需要依赖于计算机程序来完成。且若要主张涉及的计算机程序为已知技术,需要提供明确的证据。
三、撰写启示
本案无效审理过程、一审过程以及二审过程一定程度上体现了涉及计算机程序的实用新型保护客体判断的发展趋势,纵观2021年至今的审查与司法实践,实用新型的保护客体判断标准日趋严格。当前,若技术方案的核心发明点实质在于控制逻辑或算法程序的改进,即使以硬件装置的形式撰写和表达,也极有可能被认定为不属于实用新型保护客体。
最高院在审理过程中特别强调,应对技术方案整体审查,综合分析采用的技术手段、解决的技术问题和实现的技术效果,而非孤立、割裂地看待各个硬件特征。这种整体判断方法能够揭示技术创新的实质内容,避免仅因权利要求包含硬件表述即认定其属于保护客体的情况。
此外,在申请人或专利权人主张涉及的计算机程序为现有技术时,最高人民法院还要求必须提供充分、确凿的证据予以支持。具体而言,申请人或专利权人须提供证据证明该计算机程序的完整执行逻辑属于本领域公知常识或已有技术,这意味着仅作出笼统陈述而无实质举证将难以被认可。
基于上述案例分析和审查形势变化,对于涉及计算机程序的方案,在判断是否属于实用新型保护客体时,申请人需要将技术方案作为一个整体进行考虑,分析其采用的技术手段、解决的技术问题和产生的技术效果。如果确实需要申请涉及计算机程序的实用新型专利,在撰写过程中对于要解决的技术问题及描写技术效果,尽可能规避技术问题的解决以及技术效果的实现与涉及计算机程序改进的特征之间的关系,仅指出机械结构带来的技术效果,使方案中技术问题的解决尽量不依赖于对计算机程序的改进。
独权中避免出现涉及计算机程序改进的特征,并尽量描述清楚各部件之间的实体连接关系,否则可能被审查员认为存在结构含糊不清的问题。关于可能涉及计算机程序改进的部分,可以考虑布局在靠后的从权中。
在审查意见答复阶段,《指引》中还指出答复涉及计算机程序是否为已知的审查意见时,应当将该计算机程序视为一个整体,通过充分陈述理由或举证的方式说明包含了其完整执行逻辑的计算机程序为已知,而不是将注意力集中在该计算机程序的每一条指令或者实现某一功能的程序指令集合是否为已知上。
由此可见,若需证明计算机程序为已知技术,不仅要求每一条指令或者实现某一功能的程序为已知,还需证明方案中完整的执行逻辑为已知的。建议申请人在说明书中对涉及计算机程序的完整执行逻辑进行解释,说明该特征的实现可以通过已知的计算机程序实现,并预先确定能佐以证明的明确证据,以便在后续审查意见答复过程中举证,或者提供通过硬件方式实现的具体实施方式。此外,独权对应的内容应当在说明书中详细提供各结构之间的实体连接关系以及工作情况,否则会存在被审查员指出根据说明书记载内容无法具体实施的风险。
面对实用新型专利审查标准日趋严格的现状,特别是对于涉及计算机程序、控制逻辑的技术方案,申请人应当密切关注并主动适应审查指南的最新动态和司法判例体现的新趋势,根据技术方案的实质内容选择合适的保护方式,并在实用新型撰写过程中提前规避可能涉及客体问题的风险,以提高授权可能性以及授权后的稳定性,使创新成果得到更好的专利保护。
作者:中国贸促会专利商标事务所 程子越

