近年来,深圳企业在美国专利诉讼中表现积极,主动维权意识及能力明显增强。2024年,在217件专利诉讼立案案件中,深圳企业作为原告的案件占比高达46.1%,其中,47%的案件为企业主动提起的确认不侵权之诉。[1] 本文针对深圳企业作为原告在美国提起确认不侵权之诉时,如何通过主动抢占法律程序来规避风险进行初步分析,旨在更好地帮助深圳企业出海过程中合法维权。
一、诉讼管辖权
在美国法院提起确认不侵害专利权诉讼,不仅需要满足“实际的争议”之前提条件,还需证明受理案件的美国法院具有事项管辖权(subject matter jurisdiction)和属人管辖权(personal jurisdiction)(此外,还需确定合适的审判地(proper venue),鉴于审判地通常不成为确定管辖问题的主要难点,本文不再作展开讨论),现将有关要求概括如下:
(一)“实际的争议”前提条件
依据《美国法典》第28卷第2201条,提起确认不侵害专利权诉讼须以存在“实际的争议”为前提。关于被控侵权方与专利权人之间是否存在“实际的争议”,美国联邦最高法院采取“全情测试法”(“totality of the circumstances” test),即法院会综合案件事实判断在具有对立法律利益的当事人之间是否存在“实质性争议”,且该“争议”是否具有足够的紧迫性和现实性,并足以支持作出确认不侵权之判决。因此,专利权人曾向被控侵权方发送警告函,威胁将针对其提起侵权诉讼;或者,专利权人针对被控侵权电商在电商平台上提起了侵权投诉。这些情况下,被控侵权方提起确认不侵害专利权之诉讼的,都可满足上述提到的“实际的争议”之前提条件。
(二)事项管辖权
事项管辖权是指法院对案涉法律事项具有审理权限。《美国法典》第28卷第1338条(28 U.S. Code § 1338)规定了美国联邦地区法院对于依据国会有关专利、植物品种保护、版权、商标的立法提起的民事诉讼具有初审管辖权。而美国专利法属于联邦法律,规定在《美国法典》第35卷中,因此,联邦地区法院对与专利法有关的诉讼具有事项管辖权。确认不侵害专利权诉讼涉及美国专利法相关内容,因此应由联邦地区法院管辖。须注意,部分与专利相关的争议(如根据许可合同产生的专利许可费纠纷)通常属州法院管辖范围,但在符合特定管辖要件时亦可在联邦法院审理。因此,确认不侵害专利权诉讼的一审在美国联邦地区法院进行。
(三)属人管辖权
属人管辖权是指法院对诉讼当事人作出有约束力判决的权力。因原告主动选择法院并接受其管辖,故实践中主要审查法院对被告是否具有属人管辖权,主要分为以下两类。法院只需确立其中一种管辖权,即可对被告行使属人管辖权。
1、一般属人管辖权
因被告公司注册地、主要营业地位于法院所在州,或在该州从事实质性业务(如在该州的商业活动具有相当程度的系统性、连续性)足以视同为本州实体者,该州联邦地区法院可行使一般属人管辖权。
2、特殊属人管辖权
如被告与法院所在州存在“最低限度联系”,即其有意在该州实施特定的行为,且该行为引发(arises out of)原告的诉讼或与原告的诉讼相关(relates to),法院可依据法院所在州长臂管辖规定行使特殊属人管辖权。行使该管辖权须符合美国宪法正当程序条款要求的公平与实质正义的传统理念。
综上所述,企业在美国提起确认不侵害专利权诉讼时,在管辖方面应注意:
- 一是提起确认不侵害专利权诉讼需证明存在“实际的争议”,即争议明确、具体、真实且迫在眉睫;
- 二是确认不侵害专利权诉讼涉及美国专利法,属于联邦地区法院的事项管辖权范围;
- 三是属人管辖权需关注法院对被告的管辖权,包括一般属人管辖权和特殊属人管辖权,以保障诉讼程序顺利启动并有效推进。
二、诉状充分性要点
在美国联邦地区法院提起确认不侵害专利权诉讼时,原告须确保诉状内容具备充分性,以确保符合美国联邦地区法院的程序要求并有效支持诉讼主张,一般需要说明其使用的产品,以及对于其使用的产品不满足涉案专利的至少一项权利要求提供简短、明确和非结论性的陈述,证明其行为不落入专利权的保护范围。
为确保诉状符合法院审查标准,应重点关注以下事项:
- 一是提供清晰且有针对性的技术分析,诉状应包含原告对其使用的产品的描述,并通过逐项对比阐明其使用的产品不满足涉案专利的至少一项权利要求;
- 二是避免使用结论性陈述,法院通常不接受仅声称“不侵权”的概括性结论,诉状需提供具体事实进行支持,例如产品设计图、测试报告或技术文档等证明不侵权的客观依据;
- 三是应引用涉案专利的具体权利要求,并结合专利说明书等文件论述不侵权主张。
三、诉讼程序要点
确认不侵害专利权诉讼遵循美国联邦民事诉讼程序,主要包括起诉、送达、答辩、证据开示(证据调查)、专家提供证言与报告、马克曼听证会、庭审、判决及上诉等。为确保程序顺利推进,企业应密切关注各阶段时限与要求,并与委托代理律师保持充分沟通。现将关键程序事项说明如下:
(一)诉讼文书送达
企业作为原告时,须确保诉讼文书依法有效送达被告。如被告已经被有效送达或已免除送达,但未在法定期限内提交答辩状或提出其他抗辩,则其程序上会先被登记为缺席状态。
(二)缺席状态的法律后果
被告一旦被法院登记为缺席状态,将丧失在责任确定方面的抗辩权,包括提交新证据的权利,但在确定损害金额方面未丧失抗辩权。
(三)缺席判决的申请与效力
在被告被登记为缺席状态后,原告可向法院申请作出缺席判决。法院通常支持原告提出的合理请求,包括金钱赔偿、禁令等原告所寻求的其他救济措施。缺席判决将对被告产生非常不利的法律后果。
企业在作为原告提起此类诉讼时,需全面了解程序要求并采取相应措施,以确保诉讼顺利推进并实现预期目标。
注释:[1] 参见深圳知识产权保护中心、海外知识产权纠纷应对指导深圳分中心:《2024年深圳企业涉美知识产权纠纷分析报告》,2025年8月,第1、37页。

